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대법원, 특허심판원 심결이 정당하다는 원심판결 파기 환송

2020-11-26 12:00:00

대법원 청사.(사진제공=대법원)
대법원 청사.(사진제공=대법원)
[로이슈 전용모 기자] 대법원 제1부(주심 대법관 박정화)는 2020년 11월 5일 등록상표 무효를 주장하는 원고의 심판청구를 받아들이지 않는 특허심판원의 심결이 정당하다는 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리ㆍ판단하도록 원심법원(특허법원)에 환송했다(대법원 2020.11.5.선고 2020후10827 판결).

피고가 이 사건 양도계약 등을 통하여 ‘청○각’이라는 표장의 사용 권원을 A에게 이전하고 A또는 원고가 위 표장을 사용하고 있다는 사실을 잘 알면서도 위 표장과 동일ㆍ유사한 서비스표를 동일ㆍ유사한 서비스에 출원하여 이 사건 등록서비스표로 등록받은 것은, A 또는 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있다. 따라서 피고의 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하므로 '그 등록이 무효'로 되어야 한다.
그럼에도 원심은, 이 사건 양도계약이 영업양도계약에 해당한다고 보기 어렵다는 등의 이유로, 선사용서비스표가 피고 외의 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 서비스표에 해당하지 않는다고 보아, 피고의 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 않는다고 판단했다.

대법원은 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다고 했다.

한편 피고는 이 사건 양도계약과 함께 청○각출판사를 폐업했다가 2013년 2월 무렵 인터넷에 ‘도서출판 청○각’이라는 명칭을 사용한 직원채용공고를 게시했고, 2015년 2월 13일 이 사건 등록서비스표를 출원해 2015년 12월 21일 그 등록을 받았다.

이 사건 양도계약은 피고의 재고도서와 출판권 및 기존 출판영업을 계속적으로 유지하기 위한 주요 직원과 거래처를 A에게 이전하는 것을 그 내용으로 하고 있고, 피고와 A는 이 사건 양도계약을 통해 ‘청○각’이라는 표장의 사용 권원을 A에게 귀속시키기로 합의하였으며, 이후 위 표장의 사용 권원은 최종적으로 A로부터 원고에게 이전되었다고 볼 수 있다. 그리고 이에 따라 A 또는 원고는 ‘청○각’ 또는 ‘청○각출판’이라는 상호로 사업자등록을 하고 청○각출판사에서 출판하던 도서들을 출판, 판매하는 등 자신의 서비스업 표지를 ‘청○각’ 또는 ‘청○각출판’으로 사용하겠다는 의사를 대외적으로 표시하고 ‘청○각’이라는 표장의 사용을 통제, 관리해 왔으므로, 이 사건 양도계약 이후 위 표장을 서비스표로서 사용한 주체도 A또는 원고라고 보아야 한다.

◇구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제18호는 동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 ‘선사용상표’)를 알게 된 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

원고는 2017년 7월 25일 피고를 상대로, 등록상표가 원고의 선사용 상표(서비스업 교육출판업 등, 사용기간 1974년부터 현재까지)와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다고 주장하면서 등록상표에 관한 등록무효심판을 청구했다.

특허심판원은 2019년 7월 8일 등록상표가 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결을 했다.

원고는 피고를 상대로 '특허심판원이 2019. 7. 8. 2017당○○○○호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다"는 판결을 구하는 소송을 제기했다.

원고는 "원고의 아버지 A는 2012. 11. 28. 피고로부터 피고의 영업을 양수하면서 선사용 상표에 관한 피고의 권리도 양수했다. 그런데 피고는 등록상표의 출원 당시(2015. 2. 13.) 류OO이 사용하는 선사용 상표와 동일·유사한 등록상표를 동일·유사한 지정상품(서비스업)에 출원했다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하는 무효사유가 있다"고 주장했다.
피고는 "2012. 11. 28. A에게 영업을 양도하거나 선사용 상표에 관한 권리를 양도한 사실이 없다. 따라서 선사용 상표는 등록상표의 출원 당시 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표에 해당하지 아니하므로 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 아니한다. 선사용 상표가 등록상표의 등록결정일 이전에 A나 원고의 서비스업을 표시하는 것으로 인식된 상표가 아니다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호에 해당하지 아니한다"고 했다.

특허법원 제4부(재판장 윤성식 부장판사)는 2020년 5월 22일 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유없다며 기각했다. 이 사건 심결은 정당하다고 판단했다.

이 사건 '양도계약이 영업양도계약에 해당함'을 전제로, 등록상표의 출원 당시 선사용 상표가 피고 외의 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표에 해당한다는 취지의 원고 주장은 받아들일 수 없다.

등록상표의 출원 당시 선사용 상표가 피고 외의 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표에 해당한다고 보기 어려운 이상, 더 나아가 살필 필요 없이 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호가 정한 ‘동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표’에 해당하지 아니한다.

피고가 이 사건 양도계약에 따라 A에게 선사용 상표에 관한 권리를 이전했다고 보기 어려우므로, 이와 전제를 달리하여 선사용 상표가 등록상표의 출원 당시 A의 상품(서비스업) 출처를 표시하는 상표라거나, 등록상표의 등록결정일 당시 A로부터 권리를 양수한 원고의 상품(서비스업) 출처를 표시하는 상표라는 취지의 원고 주장은 모두 받아들일 수 없다. 따라서 등록상표는 선사용 상표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호에 해당한다고 볼 수 없다.

전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
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