[로이슈=법률전문 인터넷신문] 국내 커피전문점 업계 2위인 미국계 커피빈(coffee bean)과 롯데그룹 계열사인 ㈜코리아세븐의 커피빈 카타빌(coffee bean cantabile) 상표를 두고 벌인 상표등록 분쟁에서 대법원이 커피빈의 손을 들어줬다.

코리아세븐은 2009년 9월 ‘coffee bean cantabile’을 상표등록했다. 그러자 국내 유명 커피전문점인 ‘커피 빈’을 운영하는 미국계 <인터내셔널 커피 앤드 티>는 “지난 1998년과 2002년에 등록한 자사의 상표 ‘The Coffee Bean’ 등과 유사해 혼동된다”며 특허심판원에 코리아세븐에 대한 상표등록무효 심판을 청구했지만 기각됐다.

이에 ‘커피 빈’이 상표등록무효 소송을 냈고, 특허법원은 2011년 4월 “‘Coffee Bean’ 부분은 커피 빈 측이 상표를 등록할 시점인 1998년 및 2002년경에는 중심적 식별력을 갖는 요부가 아니었다”며 “‘coffee bean cantabile’과 ‘The Coffee Bean’ 중 ‘Coffee Bean’만 분리돼 약칭되는 경우가 있더라도 유사한 상표로 볼 수 없다”고 원고 패소 판결했다.

하지만 대법원의 판단은 달랐다. 대법원 제1부(주심 고영한 대법관)는 <인터내셔널 커피 앤드 티>(커피 빈 미국본사)가 코리아세븐을 상대로 낸 상표등록 무효소송 상고심에서 원고 패소 판결한 원심을 깨고 사건을 특허법원에 환송했다고 7일 밝혔다.

재판부는 먼저 “등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법에서 정한 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하는지 여부를 판단하는 기준시는 등록결정시이므로, 먼저 사용된 상표가 거래사회에서 애초에는 식별력이 없었거나 미약했던 부분이 오랜 기간 사용된 결과 수요자 간에 누구의 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식돼 있는 경우에는 나중에 등록된 상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다”고 밝혔다.

재판부는 “원고의 ‘The Coffee Bean’을 사용하는 매장이 2001년 5월 1호점이 개설된 이후 2009년까지 전국에 188개가 개설된 점, 원고의 ‘커피빈코리아’는 언론에도 많이 보도된 점, 커피빈코리아는 2005년, 2007년~2010년까지 한국서비스품질지수(KS SQI) 1위를 수상했고, 2007년~2010년까지 4년 연속 한국산업고객만족지수(KCSI) 1위를 수상한 점 등을 알 수 있다”고 말했다.

또 “커피빈코리아는 국내 2위의 커피체인점업체로서 전국 매장이 188개에 이르고, 2009년에 1112억원의 연매출액을 달성했고, 2007년~2010년까지 4년 연속 한국산업 고객만족지수(KCSI) 1위를 수상하기도 했으며, 특히 업계 1위인 스타벅스가 ‘별다방’으로 애칭되는 것과 대비해 커피빈은 ‘콩다방’으로 애칭되기도 했다”고 덧붙였다.

재판부는 “따라서 ‘coffee bean cantabile’의 상표등록 결정시인 2009년 9월 무렵에는 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 애초 식별력이 없었거나 미약했던 ‘coffee bean’ 부분이 수요자 간에 누구의 서비스업을 표시하는 것인가 현저하게 인식돼 있었다고 볼 여지가 충분히 있다”고 판단했다.

재판부는 그러면서 “그럼에도 원심은 커피빈의 상표등록 결정시인 1998년 및 2002년 무렵에 식별력이 있던 부분이 아니어서 상표의 유사 판단에 있어 요부로 될 수 없다는 이유로 코리아세븐의 ‘coffee bean cantabile’ 등록상표가 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하지 않는다고 판단하고 말았으니, 이는 상표법에서 정한 ‘수요자를 기민할 염려가 있는 상표’에 대한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있어 사건을 다시 심리 판단케 하기 위해 원심법원으로 환송한다”고 판시했다.